Acórdão nº 0825720 de Court of Appeal of Porto (Portugal), 25 de Novembro de 2008
| Magistrado Responsável | GUERRA BANHA |
| Data da Resolução | 25 de Novembro de 2008 |
| Emissor | Court of Appeal of Porto (Portugal) |
Apelação n.º 5720/08-2 NUIP ....../05.4TBPRD Relator: Guerra Banha Adjuntos: Anabela Dias da Silva Maria do Carmo Domingues Acordam na 1.ª Secção Cível do Tribunal da Relação do PortoI 1. Na acção declarativa que correu termos no 1.º Juízo Cível da comarca de Paredes sob o n.º ....../05.4TBPRD, proposta por B..............., LDA, com sede em ............, Leiria, contra C............ LDA, com sede em Paredes, a autora pediu que fosse declarada a nulidade dos registos de marca com os n.ºs 363716 e 363717, o primeiro constituído pela palavra «CAPPOTTO» e o segundo constituído pela palavra «CAPOTO».
Fundamentou esta sua pretensão, alegando, em síntese, que nem a autora nem a ré não fabricam produtos ou sistemas de revestimento e isolamento térmico para a construção civil, mas ambos os compram a empresas que os produzem na União Europeia, sobretudo em Itália, para os revenderem e/ou aplicarem no mercado português; que a palavra «CAPPOTTO» é utilizada no mercado por centenas ou milhares de empresas na União Europeia, e sobretudo em Itália, para designar centenas de produtos ou sistemas de revestimento/isolamento destinados à construção civil e decoração, que são comercializados com marcas que cada empresa cria, tendo na língua italiana o significado de «capa», «capote», «revestimento»; não tem, porém, qualquer capacidade distintiva, pelo que não goza de tutela jurídica, em Portugal ou na União Europeia, para constituir uma marca, em face do disposto nos arts. 222.º, n.º 1, 223.º, n.º 1, al. a), e 238.º, n.º 1, al. b), todos do Código da Propriedade Industrial e no Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20/12/93; o mesmo se passando com a palavra «CAPOTO», que tem a mesma fonética daquela e de que é uma mera imitação gráfica.
A ré contestou por impugnação, alegando, em síntese, que a marca «cappotto» não se confunde com o produto que pretende identificar, já que este produto "é uma argamassa adesiva de base acrílica que tem como função permitir a compatibilidade de todos os produtos utilizados no sistema de impermeabilização conhecido pela designação ETICs". Concluindo pela improcedência da acção.
Realizada a audiência de julgamento, foi proferida sentença, a fls. 399-414, que, julgando a acção procedente, declarou a nulidade dos registos de marcas nacionais n.º 363716, constituído pela palavra «CAPPOTTO», e n.º 363717, constituído pela palavra «CAPOTO».
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A ré, não se conformando com essa decisão, apelou para esta Relação, concluindo as suas alegações do seguinte modo: a) A decisão recorrida declarou a nulidade dos registos das marcas nacionais n.º 363716, "CAPPOTTO", e 363717, "CAPOTO"; b) À data da contestação (25-10-2005), a ora Recorrente era, efectivamente, titular desses registos; c) Em 02-08-2008, a titularidade dos registos das marcas nacionais n.º 363716 e 363717 foi transmitida para a sociedade D..........., S.A.; d) Os actos de transmissão da titularidade dos referidos registos foram publicitados no Boletim da Propriedade Industrial n.º 9/2006, de 20-09-2006; e) O Tribunal a quo deu como assente, no despacho saneador proferido em 06-10-2006, que a Recorrente era titular daqueles registos; f) Sucede que, nessa data, a Recorrente já não era a titular dos referidos registos; g) A Recorrente não reclamou desse despacho, por estar convictamente convencida de que a acção não tinha fundamento e, consequentemente, seria julgada materialmente improcedente; h) Em face da surpreendente decisão recorrida, e da declaração de nulidade dos registos das marcas nacionais n.º 363716 e 363717, a Recorrente tem a obrigação de dar conhecimento a este Tribunal da sua ilegitimidade para defender a validade e eficácia dos referidos registos de marca, por serem da titularidade de um terceiro - a sociedade D............, S.A.; i) A ilegitimidade passiva é uma excepção dilatória que o tribunal deve conhecer oficiosamente em qualquer fase do processo, nos termos do disposto nos art.ºs 489.º, n.º 2, in fine, 494.º, al. e) e 495.º do C.P.C.; j) A sentença recorrida seja revogada, e, consequentemente, ser a Recorrente absolvida da instância, por se verificar a excepção dilatória de ilegitimidade passiva - art.º 493.º, n.º 2 do C.P.C.; k) Em qualquer caso, sempre se dirá que a sentença recorrida não podia declarar a nulidade do registo da marca nacional n.º 363717, "CAPOTO", pois não resultou da matéria de facto dada como provada que essa expressão fosse utilizada na linguagem corrente do comércio, isto é, que fosse de considerar um elemento genérico; l) Percorrendo a matéria de facto dada como provada, e exceptuando a referência ao registo da marca n.º 363717 (facto 4, na p. 2), não se vislumbra uma única menção à expressão "CAPOTO" que permita concluir que é um elemento genérico.
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Ora, não tendo sido dado como provado que essa expressão é um elemento genérico, não lhe pode ser aplicável o disposto no art.º 223.º, als. c) e d), do Código da Propriedade Industrial; n) A marca "CAPOTO" não é constituída exclusivamente pela expressão "CAPPOTTO", mas por uma expressão com grafia diferente daquela; o) A marca "CAPOTO" não é constituída precisamente pela expressão "CAPPOTTO"; p) Ora, foi esta última expressão e não aquela, que o Tribunal a quo deu como provado ser uma expressão genérica; q) Bastam pequenas alterações num elemento genérico para que o sinal assim constituído deixe de poder ser considerado exclusivamente constituído pelo elemento genérico; r) Conclui-se que a sentença recorrida é ilegal, e deve ser parcialmente revogada, na parte em que declara a nulidade do registo da marca nacional n.º 363717, "CAPOTO", por violar o disposto nos art.ºs 33.º, n.º 1, al. a), e 223.º, als. c) e d), do Código da Propriedade Industrial; s) Nada foi dado como provado na sentença recorrida sobre a capacidade distintiva da expressão "CAPOTO", mas somente sobre a palavra italiana "CAPPOTTO".
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O Tribunal a quo não podia, por isso, reconduzir a expressão "CAPOTO" a qualquer dos casos previstos no art.º 223.º, als. c) e d), do Código da Propriedade Industrial; u) Conclui-se que a sentença enferma de nulidade, por os seus fundamentos (de facto) estarem em oposição com a decisão, nos termos do art.º 668.º, n.º 1, al. c) do C.P.C.
A ré contra-alegou, concluindo que o recurso deve ser julgado totalmente improcedente e mantida in totum a sentença recorrida.
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Ao presente recurso é aplicável o regime processual anterior ao Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24/08, porquanto respeita a acção instaurada antes de 1 de Janeiro de 2008 (foi instaurada em 19-09-2005) e, por força do disposto no n.º 1 do art. 11.º do Decreto-Lei n.º 303/2007, o regime introduzido por este diploma legal não se aplica aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, que ocorreu em 1 de Janeiro de 2008 (art. 12.º do mesmo decreto-lei).
De harmonia com as disposições contidas nos arts 684.º, n.ºs 2 e 3, e 690.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, são as conclusões que o recorrente extrai da sua alegação que delimitam o objecto do recurso, sem prejuízo das questões de que, por lei, o tribunal pode conhecer oficiosamente (art. 660.º, n.º 2, do Código de Processo Civil).
Tendo em conta o teor das conclusões formuladas pela apelante, o objecto do recurso suscita duas questões: 1) ilegitimidade passiva da ré para defender a validade e eficácia dos registos de marca declarados nulos [conclusões das als. a) a j)], e 2) nulidade da sentença na parte em que declarou nulo o registo da marca n.º 363717, constituído pela palavra "CAPOTO", por existir contradição entre os fundamentos e a decisão [conclusões das als. k) a u)].
Foram cumpridos os vistos legais.
II 4. O tribunal de 1.ª instância julgou provados os factos seguintes: 1) A autora é uma sociedade comercial por quotas e exerce a actividade de comercialização e/ou aplicação de produtos e sistemas de revestimento e isolamento térmico para construção civil.
2) A ré é também uma sociedade comercial por quotas e exerce a mesma actividade que a autora.
3) A requerimento da ré, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por despacho de 9 de Setembro de 2002, procedeu a favor daquela ao registo da marca nacional n.º 363716, constituída pela palavra «CAPPOTTO» 4) A requerimento da demandada, o INPI, por despacho de 11 de Agosto de 2003, procedeu a favor daquela ao registo da marca nacional n.º 363717, constituída pela palavra «CAPOTO».
5) Ambas essas "marcas" foram registadas para assinalar produtos da classe 17 - «produtos e materiais isolantes, incluindo pinturas, vernizes e óleos, utilizados na construção, nomeadamente no revestimento de fachadas de edifícios; fibras de vidro para isolamento; fibras em matérias plásticas não para uso têxtil; placas isolantes para a construção, designadamente placas de poliestireno expandido», da classe 19 - «materiais de construção não metálicos incluindo argamassas e rebocos; revestimentos não metálicos» - e da classe 37 - «informações no âmbito da construção e reparação».
6) Nem a autora, nem a ré fabricam produtos ou sistemas de revestimento e isolamento térmico para construção civil.
7) Autora e ré compram-nos às empresas que os produzem na União Europeia, sobretudo em Itália, para os revenderem e/ou aplicarem no mercado português.
8) A ré requereu uma Providência Cautelar contra a autora, que correu seus termos pela 1ª Secção da 1ª Vara Cível de Lisboa sob o n.º ....../05.OTVLSB-A, na qual pediu fosse esta proibida de prosseguir com o uso da marca «CAPPOTTO», fosse determinada a apreensão de todos os produtos e materiais publicitários que, ostentando essa marca, se encontrassem na posse da ora demandante, e fosse a aqui autora condenada no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória não inferior a € 500,00 por cada dia de manutenção do uso da dita marca.
9) Sem a audição prévia da ora autora...
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