Acórdão nº 247/20.3YHLSB.L1.S1 de Supremo Tribunal de Justiça, 27-10-2022

I. RELATÓRIO

1. MISERICÓRDIA – OBRA DA FIGUEIRA, IPSS, interpôs recurso judicial do despacho de recusa do registo da marca nacional n.º 628179 “POUSADA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES”, contra o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e ENATUR – EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A., pedindo que seja revogado o despacho recorrido.

Alegou, em síntese, inexistir imitação das marcas nacionais nº 284804 POUSADAS DE PORTUGAL, nº 497126, nº 402806, da União Europeia (UE) nº 10742559 POUSADAS DE PORTUGAL e nº 10738871, bem como dos logótipos nº 235 e nº 26294, registadas em nome de Enatur – Empresa Nacional de Turismo, S.A., pessoa colectiva nº 500792933 com sede na Av. Santa Joana Princesa, nº 12 D, 2º, 1700-357 Lisboa (adiante também designada ‘recorrida’), que lhe foram opostos em sede de reclamação perante o INPI, ou possibilidade de concorrência desleal, devendo assim o respectivo registo ter sido concedido, contrariamente ao entendimento sufragado no despacho recorrido. [imagens não reproduzidas].

2. Citada a parte contrária, respondeu sustentando a improcedência do recurso. Alega em síntese, que existe imitação, sendo o elemento comum POUSADA suficiente para induzir o consumidor em erro ou confusão sobre a origem comercial dos serviços respectivamente assinalados, que considera afins.

3. Foram realizadas a instrução, a discussão e o julgamento da causa, tendo sido proferida sentença que decretou:

“Pelo exposto, e nos termos das disposições citadas, julgo o presente recurso improcedente e mantenho a decisão do INPI de 30.04.2020, publicada no BPI de 11.05.2020, que recusou o registo da marca nacional n.º 628179 POUSADA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.”

4. Dessa sentença veio a ser interposto recurso de apelação pela MISERICÓRDIA – OBRA DA FIGUEIRA, IPSS.

5. O Tribunal da Relação ... conheceu do recurso e elencou como questões a decidir:

1. Os produtos e serviços para os quais as marcas e logótipo prioritários da Recorrida estão registados não são semelhantes nem afins dos produtos e serviços para os quais a Recorrente pretende registar a sua marca, pelo que o registo nunca deveria ter sido recusado?

2. Com exceção do substantivo “Pousada” ou “Pousadas”, todos os demais elementos que entram na composição das marcas em confronto são diferentes, não podendo a designação genérica “Pousada” ser havida como um “monopólio” da Recorrida, pelo simples facto de entrar na composição dos seus símbolos registados ou por se reportar a uma certa categoria legal de estabelecimentos hoteleiros que ela explora, direta ou indiretamente?

3. Sendo positiva a resposta à questão anterior, sempre o registo pretendido deve ser recusado por concorrer o fundamento absoluto de recusa previsto no artigo 231.º, n.º 3 alíneas c) e d) do Código da Propriedade Industrial, em concatenação com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 39/2008?

6. E veio a decidir o recurso, com o seguinte segmento decisório:

“Pelo exposto, concedendo provimento ao recurso, julgamos a apelação procedente e, em consequência, revogamos a sentença impugnada e o despacho objecto do recurso inicial, determinando a concessão do registo da marca nacional n.º ...79 «AA».”

7. No acórdão houve um voto de vencido, no qual se disse:

1. Com todo o respeito pela posição jurídica que fez vencimento no acórdão de que este voto de vencido faz parte integrante [no qual, embora sem que tenha sido feita uma referência expressa a essa questão, foi admitida a ampliação do objecto da apelação formulado pela apelada - tendo, até, sido apreciado o mérito dessa pretensão, que foi julgada improcedente], em linha com o que consta da decisão de relator datada de 15/10/2021, que tem a referência 17113056, proferida ao abrigo do estatuído nos art°s 652° n.° 1 c) e 656° do CPC 2013, teria nestes autos julgado totalmente improcedente a apelação e, consequentemente, não tomando conhecimento, por razões de prejudicialidade, do pedido de ampliação do objecto do recurso formulado pela apelada, teria confirmado integralmente o decreto judicial que culmina a sentença
recorrida proferida em 21/12/2020 a sentença que tem a referência 419986 e cujo decreto judicial tem o seguinte teor:

"Pelo exposto, e nos termos das disposições citadas, julgo o presente recurso improcedente e mantenho a decisão do INPI de 30.04.2020, publicada no BPI de 11.05.2020, que recusou o registo da marca nacional n.°- 628179 POUSADA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.

Custas pela recorrente (art. 527.º do CPC).

Fixo o valor da acção em € 30.000,01 (art. 303.º do CPC).

Registe, notifique e, após trânsito, comunique ao INPI, nos termos do artigo 34º, n- 5, aplicável por força do artigo 46= do CPI (2018)."

2. E, também consequentemente, teria elaborado o seguinte sumário do acórdão:

1. Se, sendo devidamente considerada a natureza das coisas, se concluir que um/a consumidor/ normal, detentor/a de níveis de informação e de atenção médios, quando confrontado/a com a marca que a apelante pretende ver registada, irá assumir que se trata de mais uma pousada igual às demais geridas pela apelada, sendo indiferente que nos anúncios difundidos pela recorrente seja feita referência à denominação da mesma, uma vez que esse/a consumidor/a, com elevada probabilidade, admitirá /acreditará que se trata de uma entidade associada, na gestão desse empreendimento, à empresa recorrida titular da marca já anteriormente registada, então haverá necessariamente que decretar que a marca da apelante não pode ser registada porque isso constituiria uma violação do disposto nos artºs 222º, 232º n.º 1 b), d) e h), 238- n° 1, 304⁹-A, 304º-N, 234- e 311^a do CPI, e g^s do Regulamento 2017/1001/EU.

2. Dada a natureza jurídica e denominação social da apelante (Misericórdia - Instituição de Solidariedade Social), e a imagem mostrada no seu site, existe realmente uma séria probabilidade de esse/a consumidor/a concluir que estará verificada uma situação subsumível na compreensão/extensão lógica da previsão/estatuição da alínea c) do n.^º 2 do art.^º n^º do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março.

3. E estas constatações/conclusões lógico-normativas são suportadas não apenas pelos factos considerados provados no processo, como também por todos os critérios inscritos nos três números do art.º 9º do Código Civil, sendo, para além disso, para este Tribunal Superior, esta é não apenas a solução ético-socialmente mais acertada no que concerne à interpretação dos supra referidos normativos legais reguladores da situação conflitual aqui dirimida, como também aquela da qual melhor resulta a salvaguarda da segurança e a confiança jurídica (legal certainty) e bem assim, aquela que é mais conforme com a ética da responsabilidade que deveria ser apanágio de todos os que interagem no comércio jurídico - e que a eles tem de ser exigida porque a mesma lhes é exigível à luz dos Valores e Princípios estruturantes das Comunidades que se organizam segundo o modelo social do Estado de Direito - e com os ditames do Princípio da Proporcionalidade.

As razões que fundamentam esta posição jurídica minoritária já se encontram expostas na decisão de relator identificada no ponto 1. desta declaração de voto, e que, com algumas pequenas modificações não substanciais, foram vertidas no projecto de acórdão que, em 27/01/2022, não fez vencimento, e que são as seguintes:

"15.1. A sentença recorrida viola ou não o estatuído nos art°s 222°, 232° n.° 1 b), d) e h), 238° n° 1, 304°-A, 304°-N, 235° e 311° do CPI, 9^º do Regulamento 2017/1001/EU, e 11º n.^º 2 c) do Decreto-Lei n.° 39/2008, de 7 de março?

15.1.1. Ao iniciar a análise crítica das questões jurídicas submetidas ao poder/dever de cognição deste Tribunal Superior, é importante recordar que, no que é essencial, é a seguinte a argumentação desenvolvida pelo Mmo Juiz a quo para justificar o decreto judicial que culmina a sentença recorrida por ele elaborada:

“Não restam dúvidas sobre a prioridade do registo dos sinais titulados pela recorrida, concedidos antes do pedido de registo da marca em questão.

Vejamos se se constata afinidade entre os serviços registados e os serviços (ou actividade da recorrida, no caso dos logotipos) assinalados pelos sinais registados.

Os serviços recreativos, de lazer e acolhimento/divertimento, assinalados pela marca registada na classe 41, são afins dos serviços de divertimento assinalados pelas marcas da EU registadas, e os serviços de lares de idosos, centros de dia e acolhimento familiar, assinalados pela marca registada nas classes 43 e 45, são afins dos 'serviços hoteleiros' e de 'restauração'/'alojamento temporário', assinalados pelas marcas nacional n° 284804 e da EU, respectivamente, da recorrida.

Com efeito, destinam-se a satisfazer as mesmas necessidades (de divertimento/lazer, ou de alojamento /acolhimento (incluindo restauração), do mesmo público-alvo (viajantes ou pessoas que pela idade, afastamento do domicílio, ou outro interesse ou circunstância procuram abrigo, restauro ou alojamento em estruturas de acolhimento/entretenimento adequadas para o efeito, normalmente por períodos limitados de tempo, sendo igualmente substituíveis ou complementares entre si.

... (Passando) à análise da composição das marcas ... (constata-se que os) sinais têm de semelhante, a palavra POUSADA[S], não se vislumbrando outras semelhanças gráficas, fonéticas ou conceptuais, à parte a evocação comum do conceito 'pousada', de reduzido valor distintivo, enquanto parcialmente descriptivo dos serviços respectivamente assinalados.

A palavra pousada é compreendida pela generalidade do público de língua portuguesa como um estabelecimento comercial, semelhante a um hotel. O reconhecimento pelo consumidor português do sinal POUSADAS DE PORTUGAL como distinguindo «pousadas», estabelecimentos que prestam serviços de alojamento em Portugal, não significa que necessariamente associem qualquer estabelecimento de pousada às marcas POUSADAS DE PORTUGAL.

A recorrida invoca a violação do disposto no...