Acórdão nº 225/23.0YHLSB.L1-PICRS de Tribunal da Relação de Lisboa, 2024-04-10
| Data de Julgamento | 10 Abril 2024 |
| Ano | 2024 |
| Número Acordão | 225/23.0YHLSB.L1-PICRS |
| Órgão | Tribunal da Relação de Lisboa |
Acordam na Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa
*
Relatório
Recorrente: WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A. (doravante Worten).
Recorrida: YOUBIZ, LDA. (doravante Youbiz)
1 A Worten veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º, al. a) do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso, junto do TPI, do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 694872,
, à Youbiz, para assinalar serviços de “desinfeção de superfícies interiores de casas para reduzir a propagação de vírus e microrganismos; desinfeção de instalações; desinfeção”, da classe 37 da Classificação de Nice, pedindo que fosse revogado o despacho recorrido e recusado o registo de Marca.
2. Citada, a Youbiz apresentou resposta ao recurso no TPI, pugnando pela manutenção do despacho de concessão da marca proferido pelo INPI.
3. O recurso perante o TPI foi julgado improcedente.
3. De tal decisão apelou agora a WORTEN, formulando as seguintes
CONCLUSÕES E PEDIDO (transcrição integral)
“A) Impugnação da decisão sobre matéria de facto
1. Com a petição de recurso, alegaram-se os factos dos artigos 4.º a 9.º e, para prova destes, ofereceram-se os documentos n.ºs 4 a 6, que são aqui por reproduzidos.
2. A Recorrida não contestou o recurso e, consequentemente, não impugnou os referidos factos, razão por que deverão ser dados por admitidos, por acordo, nos termos do artigo 574.º, n.º 2 do CPC.
3. Na douta sentença recorrida não existe qualquer fundamentação da decisão de não dar esses factos por provados, não obstante ser manifesta a sua relevância para a decisão.
4. O pedido de registo anterior de uma marca igual à marca registanda e que foi recusado (com fundamento em imitação das marcas da Recorrente e em concorrência desleal), não pode deixar de ser considerada como factualidade muito relevante para se apurar a intenção da Recorrida no pedido de registo sub judice.
5. Por consequência, pede-se a este tribunal que dê por provados os factos dos artigos 5.º a 9.º da petição de recurso, e acrescentados à matéria de facto dada por provada, com a redacção seguinte:
- Antes de a Recorrida ter requerido o registo da marca nacional n.º 694872, em 07/11/2022, requereu ao INPI, em 17/12/2021, o registo da marca nacional n.º 677789 , para assinalar “serviços de limpeza doméstica; serviços de limpeza”, da classe 37 – cf. Doc. n.º 4 junto à P.I.
- Esse pedido de registo foi recusado, por despacho do INPI de 12/07/2022, publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) n.º 138/2022, de 15/07/2022 – cf. Docs. n.ºs 5 e 6 juntos à P.I.
- No despacho de recusa desse registo (cf. Doc. n.º 5 junto à P.I.), o INPI considerou o seguinte:
“(…) entre os serviços que se pretende identificar com a marca em estudo na classe 37ª (“serviços de limpeza doméstica; serviços de limpeza”) da Classificação Internacional de Nice, e os serviços acima transcritos e relativamente aos quais as marcas prioritárias se encontram registadas, da mesma Classificação, estabelece-se, em nosso entender, um elo de identidade e de afinidade, na medida em que poderá induzir o consumidor em erro ou confusão.
Subjacente ao conceito de afinidade dos serviços, está o facto de estes serem concorrentes no mercado, satisfazerem a mesma utilidade e destinarem-se à mesma finalidade.” – sublinhados sempre nossos.
(…)
Do confronto entre o sinal requerido e a marca anteriormente registada, constata-se que o elemento dominante e em destaque da marca em análise – “RESOLVE (JÁ)” – reproduz o elemento dominante e em destaque do sinal prioritariamente registado – “WORTEN RESOLVE” –, circunstância que, salvo melhor opinião, dificilmente permitirá a sua destrinça, uma vez que poderá induzir o consumidor na crença, indevida, de que provêm da mesma origem empresarial ou que existe uma relação entre as duas entidades que se propõem a satisfazer um serviço no mercado.”.
Com efeito, torna-se evidente que o sinal proposto a registo retrata o elemento dominante que compõe o sinal obstativo, sendo precisamente este o que perdura na memória do consumidor quando confrontado com os sinais em apreço.
Concordamos ainda com a argumentação apresentada em sede de oposição na medida em que o sinal proposto a registo apresenta um lettering muito idêntico aos direitos anteriores, confirmando-se, assim, uma similitude gráfica entre os sinais em cotejo.
Por conseguinte, e partilhando os conjuntos em comparação o termo “RESOLVE” em especial destaque, consideramos que há o risco de impelir o público-alvo a crer, indevidamente, que a marca em estudo identifica uma variante do sinal prioritário.
No que respeita às alegações apresentadas na contestação (ponto 8º), cumpre frisar que o INPI não está vinculado a decisões administrativas relativas a registos anteriores, tal como deflui do juízo proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no âmbito dos Processos C-39/08 e C-43/08: “a autoridade competente de um Estado-Membro chamada a pronunciar-se sobre um pedido de registo de marca não é obrigada a desconsiderar os motivos de recusa (…) e a acolher esse pedido pelo facto de o sinal cujo registo enquanto marca é pedido ser composto de forma idêntica ou comparável a um sinal relativamente ao qual já aceitou o registo enquanto marca e que se refere a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes”.
Desta feita, as decisões anteriores não viabilizam por si só a concessão do atual registo, já que os critérios de análise evoluem, bem como as tendências de mercado.
Sem embargo, e analisando o exemplo apresentado que se destina aos mesmos serviços da classe 37ª, nomeadamente a marca nacional n.º 611008 “O CHICO RESOLVE”, verifica-se que a coexistência de direitos resulta da dissemelhança da impressão global transmitida pelas marcas em comparação, na medida em que apresentam mais elementos verbais e figurativos que as permite distinguirem-se no mercado.
Entendemos que, quanto maior for a proximidade entre os produtos e serviços, maior terá que ser a diferença entre os respetivos sinais para que os registos possam coexistir no mercado.
Deste modo, e tendo em conta a afinidade dos serviços do requerente e dos registos anteriores, consideramos que os sinais em confronto não apresentam distância suficiente entre si para evitar riscos de indução em erro e de associação.
Em suma, acreditamos que a marca em apreciação constitui uma imitação dos direitos invocados na reclamação e que, independentemente da intenção da requerente, poderia promover atos de concorrência desleal.
Proposta de decisão
Em face do exposto, reputando-se a reclamação procedente, propõe-se o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 3 do artigo 229.º do CPI e com os fundamentos acima indicados».
- No mesmo despacho concluiu-se:
“Em suma, (…) a marca em apreciação constitui uma imitação dos direitos invocados na reclamação e que, independentemente da intenção da requerente, poderia promover atos de concorrência desleal.”.
- A Recorrida não interpôs recurso dessa decisão de recusa do pedido de registo de marca n.º 677.789, que se tornou definitiva – cf. Doc. n.º 4.
Pelos mesmos motivos invocados sobre os factos anteriores, devem ser dados por provados os factos alegados nos artigos 23.º, 24.º e 35.º da P.I. (cf. Worten Resolve | Especialistas que resolvem tudo e Doc. n.º 9 junto à P.I.), com a redacção seguinte:
- A Recorrente anuncia e oferece na sua página da Internet, entre outros, os serviços de “Limpezas em Geral”, que compreende serviços de “Limpeza Única”, “Limpeza Profunda” e “Limpeza Pós-Obra”.
- A Recorrida utiliza a marca registanda no seu perfil do “Facebook” para assinalar serviços de “reparações & manutenções”, do modo seguinte:
- A Recorrida está a usar a marca registanda da forma seguinte:
6. Estes factos não foram contestados e são manifestamente relevantes para a decisão, por evidenciarem que a Recorrida usa a marca registanda de forma a agravar a possibilidade de confusão com as marcas da Recorrente.
7. Revelam, ainda, que a marca registanda é usada para assinalar serviços idênticos aos protegidos pelas marcas da Recorrente e diferentes daqueles para que foi pedida a marca sub judice, que são semelhantes aos serviços para que foi pedida e recusada a marca n.º 677789, o que demonstra a capciosidade do pedido de registo em apreço.
8. Na sentença não se fundamenta por que não foram dados por provados esses factos, nem por que não foram considerados relevantes para a decisão.
B) Imitação de marca
9. Na decisão recorrida considerou-se que a marca da Recorrida não imita as marcas da Recorrente, por considerar que não se estabelece uma relação de identidade ou de afinidade entre os serviços a que se destinam as marcas em confronto.
10. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre o requisito de imitação de marca da susceptibilidade de erro ou confusão da marca registanda com as marcas da Recorrente – cf. art.º 238.º, n.º 1, alínea c) do C.P.I.
11. A decisão recorrida não se coaduna com o conceito legal de imitação de marca, tal como definido no artigo 238.º, n.ºs 1 e 3 do C.P.I.
12. Sendo as marcas em confronto de formação mista, é notório que o carácter distintivo de cada uma delas encontra-se na palavra RESOLVE.
13. Perante essa palavra, por si só, o consumidor é incapaz de descortinar a que produtos ou serviços se destina a marca, o que torna esse termo uma denominação de fantasia.
14. Ou seja, o elemento característico e distintivo da marca registanda RESOLVE JÁ reproduz a denominação de fantasia RESOLVE das marcas da Recorrente, razão por que a douta sentença recorrida violou, por omissão de aplicação, o comando do n.º 3 do artigo 238.º do C.P.I., devendo concluir-se que a marca registanda imita as marcas da Recorrente, nos termos desse preceito legal.
15. Acresce que, mesmo que o Tribunal a quo concluísse, como...
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Relatório
Recorrente: WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A. (doravante Worten).
Recorrida: YOUBIZ, LDA. (doravante Youbiz)
1 A Worten veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.º, al. a) do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso, junto do TPI, do despacho do Diretor de Marcas do INPI que concedeu o registo da marca nacional n.º 694872,
, à Youbiz, para assinalar serviços de “desinfeção de superfícies interiores de casas para reduzir a propagação de vírus e microrganismos; desinfeção de instalações; desinfeção”, da classe 37 da Classificação de Nice, pedindo que fosse revogado o despacho recorrido e recusado o registo de Marca.
2. Citada, a Youbiz apresentou resposta ao recurso no TPI, pugnando pela manutenção do despacho de concessão da marca proferido pelo INPI.
3. O recurso perante o TPI foi julgado improcedente.
3. De tal decisão apelou agora a WORTEN, formulando as seguintes
CONCLUSÕES E PEDIDO (transcrição integral)
“A) Impugnação da decisão sobre matéria de facto
1. Com a petição de recurso, alegaram-se os factos dos artigos 4.º a 9.º e, para prova destes, ofereceram-se os documentos n.ºs 4 a 6, que são aqui por reproduzidos.
2. A Recorrida não contestou o recurso e, consequentemente, não impugnou os referidos factos, razão por que deverão ser dados por admitidos, por acordo, nos termos do artigo 574.º, n.º 2 do CPC.
3. Na douta sentença recorrida não existe qualquer fundamentação da decisão de não dar esses factos por provados, não obstante ser manifesta a sua relevância para a decisão.
4. O pedido de registo anterior de uma marca igual à marca registanda e que foi recusado (com fundamento em imitação das marcas da Recorrente e em concorrência desleal), não pode deixar de ser considerada como factualidade muito relevante para se apurar a intenção da Recorrida no pedido de registo sub judice.
5. Por consequência, pede-se a este tribunal que dê por provados os factos dos artigos 5.º a 9.º da petição de recurso, e acrescentados à matéria de facto dada por provada, com a redacção seguinte:
- Antes de a Recorrida ter requerido o registo da marca nacional n.º 694872, em 07/11/2022, requereu ao INPI, em 17/12/2021, o registo da marca nacional n.º 677789 , para assinalar “serviços de limpeza doméstica; serviços de limpeza”, da classe 37 – cf. Doc. n.º 4 junto à P.I.
- Esse pedido de registo foi recusado, por despacho do INPI de 12/07/2022, publicado no Boletim da Propriedade Industrial (BPI) n.º 138/2022, de 15/07/2022 – cf. Docs. n.ºs 5 e 6 juntos à P.I.
- No despacho de recusa desse registo (cf. Doc. n.º 5 junto à P.I.), o INPI considerou o seguinte:
“(…) entre os serviços que se pretende identificar com a marca em estudo na classe 37ª (“serviços de limpeza doméstica; serviços de limpeza”) da Classificação Internacional de Nice, e os serviços acima transcritos e relativamente aos quais as marcas prioritárias se encontram registadas, da mesma Classificação, estabelece-se, em nosso entender, um elo de identidade e de afinidade, na medida em que poderá induzir o consumidor em erro ou confusão.
Subjacente ao conceito de afinidade dos serviços, está o facto de estes serem concorrentes no mercado, satisfazerem a mesma utilidade e destinarem-se à mesma finalidade.” – sublinhados sempre nossos.
(…)
Do confronto entre o sinal requerido e a marca anteriormente registada, constata-se que o elemento dominante e em destaque da marca em análise – “RESOLVE (JÁ)” – reproduz o elemento dominante e em destaque do sinal prioritariamente registado – “WORTEN RESOLVE” –, circunstância que, salvo melhor opinião, dificilmente permitirá a sua destrinça, uma vez que poderá induzir o consumidor na crença, indevida, de que provêm da mesma origem empresarial ou que existe uma relação entre as duas entidades que se propõem a satisfazer um serviço no mercado.”.
Com efeito, torna-se evidente que o sinal proposto a registo retrata o elemento dominante que compõe o sinal obstativo, sendo precisamente este o que perdura na memória do consumidor quando confrontado com os sinais em apreço.
Concordamos ainda com a argumentação apresentada em sede de oposição na medida em que o sinal proposto a registo apresenta um lettering muito idêntico aos direitos anteriores, confirmando-se, assim, uma similitude gráfica entre os sinais em cotejo.
Por conseguinte, e partilhando os conjuntos em comparação o termo “RESOLVE” em especial destaque, consideramos que há o risco de impelir o público-alvo a crer, indevidamente, que a marca em estudo identifica uma variante do sinal prioritário.
No que respeita às alegações apresentadas na contestação (ponto 8º), cumpre frisar que o INPI não está vinculado a decisões administrativas relativas a registos anteriores, tal como deflui do juízo proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no âmbito dos Processos C-39/08 e C-43/08: “a autoridade competente de um Estado-Membro chamada a pronunciar-se sobre um pedido de registo de marca não é obrigada a desconsiderar os motivos de recusa (…) e a acolher esse pedido pelo facto de o sinal cujo registo enquanto marca é pedido ser composto de forma idêntica ou comparável a um sinal relativamente ao qual já aceitou o registo enquanto marca e que se refere a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes”.
Desta feita, as decisões anteriores não viabilizam por si só a concessão do atual registo, já que os critérios de análise evoluem, bem como as tendências de mercado.
Sem embargo, e analisando o exemplo apresentado que se destina aos mesmos serviços da classe 37ª, nomeadamente a marca nacional n.º 611008 “O CHICO RESOLVE”, verifica-se que a coexistência de direitos resulta da dissemelhança da impressão global transmitida pelas marcas em comparação, na medida em que apresentam mais elementos verbais e figurativos que as permite distinguirem-se no mercado.
Entendemos que, quanto maior for a proximidade entre os produtos e serviços, maior terá que ser a diferença entre os respetivos sinais para que os registos possam coexistir no mercado.
Deste modo, e tendo em conta a afinidade dos serviços do requerente e dos registos anteriores, consideramos que os sinais em confronto não apresentam distância suficiente entre si para evitar riscos de indução em erro e de associação.
Em suma, acreditamos que a marca em apreciação constitui uma imitação dos direitos invocados na reclamação e que, independentemente da intenção da requerente, poderia promover atos de concorrência desleal.
Proposta de decisão
Em face do exposto, reputando-se a reclamação procedente, propõe-se o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 3 do artigo 229.º do CPI e com os fundamentos acima indicados».
- No mesmo despacho concluiu-se:
“Em suma, (…) a marca em apreciação constitui uma imitação dos direitos invocados na reclamação e que, independentemente da intenção da requerente, poderia promover atos de concorrência desleal.”.
- A Recorrida não interpôs recurso dessa decisão de recusa do pedido de registo de marca n.º 677.789, que se tornou definitiva – cf. Doc. n.º 4.
Pelos mesmos motivos invocados sobre os factos anteriores, devem ser dados por provados os factos alegados nos artigos 23.º, 24.º e 35.º da P.I. (cf. Worten Resolve | Especialistas que resolvem tudo e Doc. n.º 9 junto à P.I.), com a redacção seguinte:
- A Recorrente anuncia e oferece na sua página da Internet, entre outros, os serviços de “Limpezas em Geral”, que compreende serviços de “Limpeza Única”, “Limpeza Profunda” e “Limpeza Pós-Obra”.
- A Recorrida utiliza a marca registanda no seu perfil do “Facebook” para assinalar serviços de “reparações & manutenções”, do modo seguinte:
- A Recorrida está a usar a marca registanda da forma seguinte:
6. Estes factos não foram contestados e são manifestamente relevantes para a decisão, por evidenciarem que a Recorrida usa a marca registanda de forma a agravar a possibilidade de confusão com as marcas da Recorrente.
7. Revelam, ainda, que a marca registanda é usada para assinalar serviços idênticos aos protegidos pelas marcas da Recorrente e diferentes daqueles para que foi pedida a marca sub judice, que são semelhantes aos serviços para que foi pedida e recusada a marca n.º 677789, o que demonstra a capciosidade do pedido de registo em apreço.
8. Na sentença não se fundamenta por que não foram dados por provados esses factos, nem por que não foram considerados relevantes para a decisão.
B) Imitação de marca
9. Na decisão recorrida considerou-se que a marca da Recorrida não imita as marcas da Recorrente, por considerar que não se estabelece uma relação de identidade ou de afinidade entre os serviços a que se destinam as marcas em confronto.
10. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre o requisito de imitação de marca da susceptibilidade de erro ou confusão da marca registanda com as marcas da Recorrente – cf. art.º 238.º, n.º 1, alínea c) do C.P.I.
11. A decisão recorrida não se coaduna com o conceito legal de imitação de marca, tal como definido no artigo 238.º, n.ºs 1 e 3 do C.P.I.
12. Sendo as marcas em confronto de formação mista, é notório que o carácter distintivo de cada uma delas encontra-se na palavra RESOLVE.
13. Perante essa palavra, por si só, o consumidor é incapaz de descortinar a que produtos ou serviços se destina a marca, o que torna esse termo uma denominação de fantasia.
14. Ou seja, o elemento característico e distintivo da marca registanda RESOLVE JÁ reproduz a denominação de fantasia RESOLVE das marcas da Recorrente, razão por que a douta sentença recorrida violou, por omissão de aplicação, o comando do n.º 3 do artigo 238.º do C.P.I., devendo concluir-se que a marca registanda imita as marcas da Recorrente, nos termos desse preceito legal.
15. Acresce que, mesmo que o Tribunal a quo concluísse, como...
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