Acórdão nº 1181/08.0TBFLG.P1 de Court of Appeal of Porto (Portugal), 07 de Setembro de 2015
| Magistrado Responsável | CARLOS QUERIDO |
| Data da Resolução | 07 de Setembro de 2015 |
| Emissor | Court of Appeal of Porto (Portugal) |
Processo n.º 1181/08.0TBFLG.P1 Sumário da decisão: I. No nosso regime legal, vigora o registo constitutivo, não havendo direito exclusivo sobre uma marca se a mesma não estiver registada, face ao que preceitua o n.º 1 do artigo 224.º do CPI: «O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina».
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A declaração judicial com trânsito em julgado, de caducidade do registo de uma marca, torna supervenientemente inútil a reapreciação do pedido de declaração de invalidade dos despachos do INPI de deferimento do pedido de revalidação dessa marca e de deferimento do averbamento de transmissão da mesma.
Acordam em conferência no Tribunal da Relação do Porto I. Relatório B…, Lda., e C…, Lda., intentaram contra D… e E…, Lda., a presente ação declarativa sob a forma de processo ordinário, na qual pedem: que sejam declarados inválidos os despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de 7.09.2006, que deferiu o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, “F…”, de 21.09.2007, que deferiu o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu D…, e ainda de 28.12.2007, que deferiu o averbamento da licença de exploração para a Ré “E…, Lda.”; a condenação dos Réus a não usar nem divulgar a marca nacional n.º 277.465; a condenação dos Réus a pagar às Autoras, a título de sanção pecuniária compulsória, a quantia fixar pelo Tribunal por cada dia de atraso no cumprimento da condenação de abstenção de uso e divulgação da marca nacional n.º 277.465.
Alegam as Autoras em síntese, como suporte da sua pretensão: a 1.ª Autora é a atual titular da marca comunitária n.º 001016617, “F…”, destinada a assinalar “calçado”, cujo pedido de registo foi apresentado em 15.12.1998 e concedido em 18.07.2001; em 1.09.2005 as Autoras celebraram um contrato mediante o qual a primeira autorizou a segunda a explorar a referida marca em artigos de calçado; a referida marca tem vindo a ser comercializada, regular e ininterruptamente, pela segunda Autora, em artigos de calçado; em 14.10.1991, a sociedade “G…, Lda.” requereu o registo da marca nacional n.º 277.465, “F…”, destinada exclusivamente a exportação, tendo obtido a respectiva concessão em 2.12.1994; por escritura notarial de 30.12.1999, a sociedade “G…, Lda.” foi transformada em sociedade anónima, passando a girar sob a firma “H…, S.A.”; por sentença de 2.02.2004, proferida pelo 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, nos autos de processo especial de recuperação de empresas n.º 123/2002, foi decretada a falência da referida sociedade “H…”; por despacho do INPI, de 2.06.2005, foi declarada a caducidade do registo da marca nacional n.º 277.465, por falta de pagamento de taxa; em 31.08.2006, foi apresentado no INPI, em nome de “G…, Lda.”, requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465, subscrito pela advogada, Dr.ª I…, requerimento deferido por despacho de 7.09.2006, publicado na página 4615 do BPI n.º 10/2006, de 31.10.2006; em 24.05.2007, foi celebrado entre a massa insolvente de “H…” e o Réu D… um contrato de transmissão da marca nacional n.º 277.465; em 21.09.2007, foi apresentado no INPI requerimento de averbamento da referida transmissão, em nome da massa insolvente de “H…”, subscrito pela Dr.ª I…, o qual consta da página 54 do BPI, de 3.10.2007; em 28.12.2007 foi apresentado no INPI requerimento, subscrito pela Dr.ª I… em nome do Réu D…, para averbamento do contrato de licença de exploração da referida marca nacional, celebrado entre este Réu e a Ré “E…” em 21.12.2007, o qual consta da página 45 do BPI, de 25.01.2008; os requerimentos acima aludidos foram apresentados sem junção das correspondentes procurações a favor da Dr.ª I…, tendo os despachos de revalidação e averbamento da transmissão sido proferidos sem que as mesmas tivessem sido juntas aos autos e sem que o INPI tenha notificado as requerentes para as juntarem; as marcas nºs 001016617 e 277.465 são compostas pelos mesmos elementos figurativos e nominativos, destinando-se ambas a assinalar “calçado”, sendo iguais, de tal modo que, caso as duas viessem a coexistir no mesmo mercado, o público e os consumidores não as conseguiriam distinguir; os atos administrativos do INPI que deferiram o requerimento de revalidação da marca nacional n.º 277.465 e o averbamento da transmissão da mesma marca para o Réu são inválidos e nulos, porque proferidos sem que tivessem sido juntas procurações a favor da Dr.ª I…, e, quanto ao primeiro, por ter sido apresentado em nome de uma sociedade que já não girava com a firma indicada desde 30.12.1999 e que já se encontrava em liquidação desde 2.02.2004; o ato de revalidação também é nulo por ter sido praticado com prejuízo de direitos de terceiros, mormente, do direito de exclusividade sobre a marca comunitária de que é titular a 1.ª Autora.
Contestaram as Rés, impugnando parcialmente o alegado na Petição Inicial e deduzindo pedido reconvencional no qual pedem que: sejam as Autoras condenadas a reconhecer o direito do 1.º Réu à titularidade da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”; sejam as Autoras condenadas a reconhecer a legitimidade da 2.ª Ré em usar a referida marca, reconhecendo a validade do contrato de licença de exploração celebrado entre os Réus; seja a 2.ª Autora condenada a abster-se de produzir, armazenar e comercializar quaisquer sapatos em que esteja aposta a marca “F…”, assim como a abster-se de utilizar essa marca em quaisquer práticas comerciais ou publicitárias; seja a 1.ª Autora condenada a abster-se de utilizar o sinal “F… sob qualquer forma, nomeadamente celebrar e registar quaisquer contratos ou licenças de exploração, utilizar em práticas comerciais ou publicitárias ou utilizar sob qualquer outra forma; sejam as Autoras condenadas a eliminar todas as referências a expressão “F…” nas embalagens dos seus produtos, na sua publicidade, papel timbrado, e em quaisquer outras formas de divulgação ou identificação, bem como na ornamentação de qualquer estabelecimento; sejam as Autoras condenadas solidariamente no pagamento de uma indemnização à 2.ª Ré, de montante nunca inferior a € 65.000,00, pelos prejuízos sofridos em consequência da atuação ilícita daquelas.
Alegam, em síntese, as Rés como fundamento da sua pretensão: a revalidação da marca nacional n.º 277.465 foi requerida pelo liquidatário judicial no interesse da massa falida de “H…”, dado que se tratava de um bem compreendido na massa; a falta de junção de procuração a conferir poderes à Dr.ª I… no respectivo procedimento constitui mera irregularidade, não determinando qualquer nulidade, por não se tratar de formalidade essencial; a “G…, Lda.”, que figura no requerimento de revalidação da marca, e a “H…, S.A.” são a mesma pessoa colectiva, pelo que não ocorreu qualquer nulidade a esse respeito; a marca nacional n.º 277.465 é anterior à marca comunitária n.º 001016617, prevalecendo no território nacional, sendo, por outro lado, nula a marca de que é titular a 1.ª Autora por esse mesmo motivo e porque aquela Autora agiu de má fé ao registar a referida marca, uma vez que justificou a respectiva antiguidade com o registo de marcas que não lhe pertenciam, o que não podia ignorar; o contrato de licença de exploração alegadamente celebrado entre as Autoras não foi registado até à presente data, não sendo oponível aos Réus a utilização que dessa marca faça a 2.ª Autora; as Autoras tentam apropriar-se de uma marca que sabem que não lhes pertence, criando grave risco de associação ou confusão pelos consumidores, o que integra a prática de concorrência desleal, por contrária às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade; as Autoras têm vindo a comercializar, desde há algum tempo, calçado com a marca “F…”, captando clientes que recorreriam à 2.ª Ré e prejudicando a imagem da marca, em virtude da inferior qualidade dos produtos que a 2.ª Autora comercializa, o que leva a um decréscimo das vendas atuais e futuras e da angariação de potenciais clientes.
As Autoras replicaram, impugnando parcialmente a matéria alegada na contestação, alegando em síntese: o registo da marca comunitária n.º 001016617 não é nulo, já que foi requerido pela mesma entidade titular da marca nacional n.º 277.465, a “G…, Lda.”; o contrato de licença de exploração da marca comunitária n.º 001016617, celebrado entre as Autoras, foi registado em 15.05.2008, no Instituto de Harmonização do Mercado Interno.
Por despacho de fls. 377 a 381 foi declarada a incompetência material do Tribunal Judicial da Comarca de Felgueiras para a apreciação do primeiro pedido formulado pelas Autoras, despacho esse que foi revogado pelo acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de fls. 420 a 428.
Por despacho de fls. 485 a 486 foi indeferida o chamamento à intervenção da sociedade “H…, Lda.”.
Procedeu-se a julgamento, após o que foi proferida sentença com o seguinte dispositivo: «Nestes termos e face ao exposto, julgo parcialmente procedentes a ação e a reconvenção e, em consequência:
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Condeno os Réus, D… e “E…, Lda.”, a absterem-se de usar ou divulgar a marca nacional n.º 277.465 no território nacional e no território dos países da União Europeia; b) Declaro que o Réu D… é titular da marca nacional n.º 277.465, composta pelo sinal “F…”, exclusivamente destinada à exportação; c) Declaro que a Ré “E…, Lda.”, tem o direito de usar a referida marca exclusivamente para exportação e com exclusão do território dos países da União Europeia; d) Declaro que é válido o contrato de licença de exploração celebrado entre os Réus D… e “E…, Lda.”; e) Condeno as Autoras, “B…, Lda.”, e “C…, Lda.”, a absterem-se de usar o sinal “F…” em qualquer atividade comercial fora do território nacional ou do território dos países da União Europeia; f) Absolvo as Autoras e os Réus dos restantes pedidos que contra si foram respectivamente formulados.
Custas pelas Autoras e pelos Réus em partes iguais – Cfr., art.º 446º, n.º 1, do Código de Processo Civil.
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