Acórdão nº 484/07.6TYLSB.L1-7 de Court of Appeal of Lisbon (Portugal), 12 de Julho de 2012
| Magistrado Responsável | PIMENTEL MARCOS |
| Data da Resolução | 12 de Julho de 2012 |
| Emissor | Court of Appeal of Lisbon (Portugal) |
Decisão Texto Parcial:
Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa.
I «M… Inc» com sede em… EUA, ao abrigo do disposto nos artigos 38º e segs. do Cod. Prop. Industrial interpôs recurso do despacho do Sr. Director de Marcas e Patentes do I.N.P.I., de 12.02.2007, que deferiu o pedido de extensão a Portugal da marca de registo internacional nº ... “RED”.
Para tanto alegou, em síntese: - Em 9 de Fevereiro de 2006, a sociedade HaC… requereu a designação subsequente, a Portugal e a outros países, do registo internacional da marca nominativa RED n.º ..., para produtos e serviços das classes 16, 38 e 41; - Em 1 de Agosto de 2006 apresentou reclamação junto do INPI contra a protecção do registo da dita marca, mas sem êxito; - Que é titular de duas marcas comunitárias prioritárias, caracterizadas pela expressão “REDS”, destinadas a assinalar os mesmos produtos, havendo entre os sinais tal semelhança que induz o consumidor em confusão e potencia a prática de actos de concorrência desleal; - A marca REDS, pelo intensivo uso que dela é feito pela sua titular, é notoriamente conhecida em Portugal, na União Europeia e em todo o mundo, tanto mais que está associada a deriva do nome do clube americano de “baseball” CINCINATTI REDS, vulgarmente designada por reds; - Todos os serviços e produtos assinalados pela marca registanda (RED), nas classes 16 e 41, são os mesmos e afins aos associados pelas marcas da recorrente nas mesmas classes; - Do ponto de visa fonético, as marcas em confronto (RED e REDS) são praticamente idênticas, uma vez que a marca recorrida está totalmente contida nas marcas da recorrente; - Uma vez que os produtos e serviços das classes 16 e 41 são os mesmos, eles irão circular nos mesmos canais e poderão ser oferecidos ao público em concorrência directa.
Citada a parte contrária nos termos e para os efeitos do artigo 41º, nº 3, do Cod. Prop. Industrial, nada disse.
Por sentença de 26.01.2011 foi concedido provimento ao recurso e revogado o aludido despacho proferido pelo Sr. Director de Marcas e Patentes do I.N.P.I que «deferiu o pedido de extensão a Portugal da marca de registo internacional nº ... “RED”, negando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os produtos e serviços para que foi pedido o registo».
Dela recorreu a titular da marca de registo internacional nº ... “RED”, formulando as seguintes conclusões: 1. Os produtos e serviços identificados pelas marcas em confronto têm características e natureza diferentes.
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Enquanto que os produtos e serviços da marca obstativa REDS são dirigidos a um publico bem caracterizado, não português mas antes, pelo contrário, um publico conhecedor e seguidor do baseball como modalidade desportiva tipicamente norte-americana sem qualquer relevância em termos nacionais, os produtos e serviços identificados pela marca RED não são dirigidos a esse tipo de consumidor.
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O consumidor típico dos produtos e serviços de ambas as marcas é por isso distinto.
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Existindo esta distinção não se pode falar numa procura por parte do consumidor de produtos e serviços concorrenciais.
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Não se verificando consequentemente riscos de confusão ou erro, pelo que a sentença violou a alínea b) do n°1 do art. 245º do C.P.I.
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Por outro lado a sentença recorrida começa por concluir que a expressão que constitui a marca da recorrente - REDS - é insusceptível de apropriação por quem quer que seja (…) e por isso a recorrente não se pode opor ao registo de outra marca que contenha a palavra RED.
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Só que em oposição frontal a este entendimento, a sentença decide que as marcas em oposição são confundíveis.
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Ora a imitação de uma marca que resulte em confundibilidade é uma das duas espécies de violação de uma marca, sendo a outra a contrafacção.
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Mas a violação da marca só se verifica quando existe um direito de exclusivo sobre essa mesma marca ou sobre algum dos elementos que a compõem exclusivo que atribui ao seu titular o direito de se opor ao uso por terceiros de um sinal idêntico ou semelhante.
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Mas se não existe a violação da marca REDS pela marca RED da ora apelante, porque aquela não tem um direito de exclusivo sobre o termo "red”, não se pode concluir, como o fez a 1ª instância, pela existência de confundibílídade entre os sinais.
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Ao decidir por essa confundibilidade a sentença está, nessa parte, em flagrante oposição aos respectivos fundamentos, 12. Logo deve ser considerada nula ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do art. 668.º do Código do Processo CiviL 13. E, finalmente, deferida que seja esta nulidade, fica prejudicada a verificação de um dos requisitos da concorrência desleal que é a prática de actos susceptíveis de criar confusão com os produtos dos concorrentes.
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Mas fica igualmente prejudicada porque as titulares das marcas em confronto não são entidades concorrentes, no sentido de que disputam a mesma clientela.
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Consequentemente a sentença recorrida viola igualmente o disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 24.º do C.P.I. em vigor no momento dos autos e a alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º do Código da Propriedade Industrial E termina dizendo que de ser revogada a douta sentença recorrida e, consequentemente, manter-se despacho de concessão da registo de marca internacional n.º ... RED.
A recorrida não alegou.
II Cumpre apreciar e decidir.
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Vêm dados como provados os seguintes factos: 1 – Por despacho datado de 12 de Fevereiro de 2007 o Sr. Director de Marcas e Patentes do INPI, por subdelegação de competências, deferiu o pedido de extensão a Portugal da marca de registo internacional nº ... "RED", pedida a 28 de Julho de 2005 por “Hac…”.
2 - A referida marca destina-se a assinalar produtos e serviços das classes: - 16ª : imprimés, publications, journaux et magazines, périodiques, livres, affiches, brochures, catalogues, almanachs; photographies; --- - 38ª : communications par terminaux d'ordinateurs; communication et transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes de télévision; émissions télévisées, télévision par câble; agences de presse.
- 41ª : services d'édition, publication de textes autres que publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation de concours (éducation et divertissement); photographies, reportages photographiques; services de reporters; divertissements télévisés.
3 – A recorrente é titular da marca comunitária nº 004086195 “REDS” (mista), pedida a 25 de Outubro de 2004 e concedida por despacho de 17 de Janeiro de 2006 destinada a assinalar produtos das classes 16ª, 25ª e 28ª, conforme doc. fls. 25 que aqui se dá por inteiramente reproduzido.
4 – A recorrente é titular da marca comunitária nº ... “REDS” (mista), pedida a 01 de Abril de 1996 e concedida por despacho de 18 de Setembro de 1998 destinada a assinalar produtos e serviços das classes 16ª, 25ª e 41ª conforme doc. fls. 30 que aqui se dá por inteiramente reproduzido.
5 - As marcas referidas em 3) e 4) têm a seguinte configuração: 2. Tal como foi referido em 1ª instância, também a questão que se coloca neste recurso é a de saber se a marca “RED” e as marcas “REDS” são susceptíveis de se confundirem, podendo o consumidor ser...
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