Acórdão nº 481/14.5YHLSB-2 de Court of Appeal of Lisbon (Portugal), 17 de Dezembro de 2015
| Magistrado Responsável | EZAG |
| Data da Resolução | 17 de Dezembro de 2015 |
| Emissor | Court of Appeal of Lisbon (Portugal) |
Decisão Texto Parcial:
Acordam na 2ª Secção (cível) deste Tribunal da Relação I – JHRA, requereu, no INPI, a concessão de registo da marca nacional n.º 521622, .
O que mereceu reclamação por parte de MJL, na qualidade de titular de direito prioritário, a saber, da marca nacional n.º 379879: ; da marca comunitária n.º 4872107: ; da marca nacional n.º 350729: ; da marca nacional n.º 351237: ; da marca nacional n.º 362069: ; da marca nacional n.º 395718: ; da marca nacional 381529: ; e do logótipo n.º 5518: , e na consideração de se estar perante uma imitação de tais marcas e logótipo prioritários, a que acresce a possibilidade de concorrência desleal.
Contestou o Requerente, rematando com o infundado da reclamação e a concessão do por si requerido registo de marca nacional.
Sendo apresentada pela Reclamante uma “exposição suplementar” à contestação de JHRA, concluindo como na apresentada reclamação.
Vindo, em 2014-05-19, a ser proferido despacho de concessão do registo da marca nacional n.º 521622, pela Exm.ª Senhora Diretora da Direção de Marcas e Patentes – Departamento de Marcas Desenhos e Modelos, por subdelegação, de competências do Conselho Diretivo do INPI.
Contra o que reagiu a reclamante MJL, nos quadros do artigo 23º do Código da Propriedade Industrial, requerendo a modificação da decisão proferida.
Respondeu o Requerente JHRA, pugnando pela manutenção da decisão concessão do registo.
Tendo o Conselho Diretivo do INPI deliberado, em 23-10-2014, “Indeferir o presente pedido de modificação da decisão apresentado ao abrigo do artigo 23º do CPI;”.
Inconformada, interpôs a “MJL”, recurso judicial, alegando, em síntese, que a marca cujo registo foi deferido não possui o necessário carácter distintivo para que o seu registo seja concedido, constituindo imitação da sobredita marca nacional n.º 379879, da Recorrente.
Rematando com a revogação do despacho recorrido a substituir por outro que revogue o despacho de concessão da marca nacional n.º 521622: , “recusando-se agora o seu registo para todas as classes”.
Cumprido o disposto no art.º 43º do Código da Propriedade Industrial, foi remetido pelo I.N.P.I. o processo administrativo respetivo.
E citada a parte contrária, em cumprimento do art.º 44º do mesmo Código, apresentou aquela resposta às alegações da Recorrente.
Vindo a ser proferida sentença com o seguinte dispositivo: “Pelo exposto, julga-se o presente recurso improcedente, e, em consequência, ao abrigo do preceituado no art. 39.0 do CPI, decide-se: b) Manter, nos seus precisos termos, o despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, proferido em 23-10-2014, publicado no BPI em 29-10-2014, que declarou manter o despacho de concessão de registo de marca proferido em 19-05-2014, publicado no BPI em 22-05-2014, relativamente à marca nacional n.º 521622, “ARYHORSE”, (sinal misto), a favor do requerido.”.
*Ainda e sempre inconformada, recorreu a MJL, formulando, nas suas alegações, as seguintes conclusões: “1. O Tribunal a quo considerou como provado o preenchimento dos requisitos cumulativos de imitação previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 245º do CPI.
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No entanto também o requisito cumulativo de imitação previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 245 do CPI se encontra preenchido.
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Confrontando o sinal que caracteriza a marca da Recorrente, com a marca do Recorrido – “ ”, verifica-se que o perigo de confusão ou risco de associação por parte do consumidor é inevitável, considerando que a marca que veio a ser concedida, reproduz na sua íntegra não só o elemento distintivo, e característico das marcas da Recorrente: “HORSE”, 4. como reproduz também, o único elemento verbal da marca da Recorrente, e consequentemente, o único elemento da marca passível de ser verbalizado.
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Os produtos assinalados pelas marcas da Recorrente são identificados primordialmente pela palavra “HORSE”, a qual constitui o seu elemento distintivo e o único elemento nominativo.
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O consumidor identifica os produtos da Recorrente, pela palavra “HORSE”.
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refere-se aos mesmos, e pensa nos mesmos associando-os mentalmente à palavra “HORSE”, até porque não pode verbalizar a marca de outra forma.
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Ao contrário do que a decisão recorrida pretende ignorar, a Recorrente é titular das marcas “HORSE”, e têm um direito exclusivo sobre as mesmas.
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A palavra “HORSE”, que constitui em exclusivo a componente verbal das marcas da Recorrente não é uma designação genérica, descritiva, um sinal usualmente utilizado no comércio, ou sequer um sinal fraco, para que todos a possam utilizar, desde que com diferentes elementos figurativos, ou com a aposição de outros elementos verbais.
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A palavra “HORSE” é um verdadeiro sinal distintivo que caracteriza, exclusivamente, fonética e nominativamente, as marcas da Recorrente.
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A aposição do prefixo “ARY” junto da “HORSE”, afigura-se assim manifestamente insuficiente, para lhe conferir distintividade, face aos direitos da Recorrente.
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Pois é a palavra “HORSE” que ressalta do computo da marca que veio a ser concedida, aos olhos dos consumidores, 13. e aquela que perdurará na sua memória.
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Não podendo assim, face à identidade dos elementos distintivos das marcas em cotejo “HORSE”, ser uma mero prefixo de três letras, o elemento “ARY” que conferirá distintividade à marca do Recorrido.
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Cumpre chamar a este processo uma decisão lapidar emitida pelo INPI, num sentido totalmente oposto ao da decisão recorrida, sendo que a mesma se debruçava sobre um caso em tudo idêntico ao presente.
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Sendo que no processo em causa, o elemento complementar à palavra “HORSE”, não se tratava de um pequeno prefixo “ARY”, como no presente caso, mas uma palavra autónoma e inclusivamente de maior dimensão em número de letras que a palavra “HORSE”.
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O citado caso debruçava-se sobre a marca “GLAMMY HORSE” (pedido da marca nacional 453569), e a palavra em causa era “GLAMMY”.
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A referida marca tinha sido também pedida para assinalar produtos das classes 18ª “bolsas; cavalos (cabrestos [arreatas] para -); cavalos (coberturas para -); cavalos (gualdrapas [xairéis] de selas para -); cavalos (selas para -); cordões em couro; correaria; pastas [marroquinaria]; sacos de mão; selaria (artigos de -)” e 25ª “blusas; botas; calça (fraldas- -); calçado para desporto; calças; camisas; chapelaria; cintos [vestuário]; fatos; gravatas; jérseis [vestuário]; meias; t-shirts”.
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Ora, a citada marca apesar de tudo, apresentava inclusivamente um grau de maior distintividade com as marcas da Recorrente, que a marca aqui em discussão.
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No referido processo, veio o INPI recusar o registo da marca “GLAMMY HORSE”, com base nas marcas da Recorrente, tendo a decisão de recusa disposto o seguinte: “(…) somos da opinião que existe um elevado grau de semelhança entre os sinais em comparação, na medida em que a expressão “HORSE” assume em ambos especial preponderância, circunstancia que, em nosso entender, poderá induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou mesmo levá-lo a pensar que se trata de produtos com a mesma proveniência, ou pelo menos, com alguma ligação entre si”.
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O INPI no caso citado, partilhou a opinião da Recorrente defendida nos presentes autos, em que é o elemento “HORSE” aquele que revela uma especial preponderância em cada uma das marcas, podendo nessa medida induzir facilmente o consumidor em erro.
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O despacho de recusa da decisão citada, entendeu ainda que: “Na verdade somos de opinião que a inclusão da designação “GLAMMY” no sinal em estudo, se revela manifestamente insuficiente para lhe conferir a necessidade capacidade diferenciadora relativamente à marca da Reclamante”.
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Ou seja, tal como caso citado, em que a palavra “GLAMMY” se revelou manifestamente insuficiente para conferir a necessária capacidade diferenciadora à marca “GLAMMY HORSE”, face às marcas da Recorrente, no caso em apreço, também o prefixo “ARY”, ou a sua componente figurativa, se revela manifestamente insuficiente para conferir a necessária capacidade diferenciadora à marca “ARYHORSE”, face às marcas da Recorrente.
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A citada decisão, prosseguiu: “Entendemos que quanto maior for a proximidade entre os produtos assinalados, maior terá que ser a diferença entre os respectivos sinais para que as duas marcas possam coexistir no mercado. Ora, considerando a estreita afinidade entre os produtos em causa, julgamos que as diferenças entre os sinais em cotejo, são escassas para evitar os riscos de associação, confusão, ou indução em erro”.
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Ora, considerando a estreita identidade e afinidade entre os produtos em cotejo, as diferenças entre os sinais em confronto, são muito escassas para evitar os riscos de associação, confusão, ou indução em erro.
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Concluindo a citada decisão do INPI quanto à marca “GLAMMY HORSE”: Em sequência do que acima enunciámos, entendemos que o sinal em apreço constitui uma imitação da marca invocada na reclamação e que, ademais, é susceptível de criar confusão com os produtos da reclamante o que, independentemente da intenção do requerente, consubstanciaria também um acto de concorrência desleal”.
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Também no presente caso, se pode assim facilmente concluir, que a marca concedida é susceptível de criar confusão com os produtos da Recorrente, o que, independentemente da sua intenção, consubstanciaria também um acto de concorrência desleal.
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Não será ainda o facto da marca do Recorrido contemplar uma componente figurativa que irá permitir ao consumidor médio diferenciar as marcas por essa via.
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Pois na verdade, é o elemento verbal, o único que pode assumir uma expressão fonética, que assume uma importância principal no todo do sinal.
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O próprio Tribunal a quo não deixa de considerar na sua sentença que a palavra “HORSE” é o elemento dominante em ambas as marcas.
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Considerando o exposto e encontrando-se preenchido o requisito cumulativo da alínea c) do nº 1 do artigo 245º do CPI, não pode a marca nacional nº 521622, deixar de ser de recusada nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 239º do CPI.
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O...
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