Acórdão nº 258/15.0YHLSB.L1-7 de Court of Appeal of Lisbon (Portugal), 25 de Outubro de 2016
| Magistrado Responsável | LUIS FILIPE PIRES DE SOUSA |
| Data da Resolução | 25 de Outubro de 2016 |
| Emissor | Court of Appeal of Lisbon (Portugal) |
Decisão Texto Parcial:
Acordam os Juízes, do Tribunal da Relação de Lisboa.
I-RELATÓRIO: ... VALORES, Agência de Valores, S.A., sociedade comercial espanhola, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 39.º e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho da Senhora Diretora da Direção de Marcas e Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por subdelegação de competências do Vogal do Conselho Diretivo do mesmo Instituto, que indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional n.º 418208 “...R”.
Por sentença proferida em 14.4.2016 foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o despacho proferido em 28.4.2015 pela Diretora da Direção de Marcas e Patentes do INPI, que indeferiu o pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional nº 418208 “...R“.
Não se conformando com a decisão, dela apelou a requerente, formulando, no final das suas alegações, as seguintes conclusões, que se reproduzem: «1-A douta sentença proferida pelo Tribunal a quo não deu provimento ao recurso interposto pela Apelante por entender que a ora Apelada fez prova de uso sério da sua marca nacional nº 418208 “...R”, para os produtos inseridos na classe 38, “Serviços de Telecomunicações, incluindo comunicações via Internet; Telecomunicações em Negócios Financeiros; Transmissão de mensagens e dados on line e via Internet; Transmissão de dados e mensagens para negócios financeiros; Fornecimento de acesso às bases de dados; correio eletrónico”, para os quais a marca está registada.
2-Para sustentar o uso sério da marca apelada, considerou a Mmª Juiz os factos e documentos constantes dos Factos 5 a 13 inseridos parte IV da Sentença (Fundamentação de Facto).
3-Consequentemente, foi julgado que a marca ...R era merecedora da tutela registral, por ter sido provado o uso sério da mesma.
4-Em discordância com o aresto, o objeto da presente Apelação, circunscreve-se, pois, à avaliação do uso sério sustentado apenas em documentos extraídos do website www..pt, sem quaisquer outros elementos que possam exprimir a dimensão do uso da marca comercial, tanto mais quanto, se trata de uma entidade bancária.
5-O pedido de marca nacional nº 530430 da Apelante “ ”, destinada a assinalar na classe 41 “organização de concursos e jogos eletrónicos através da internet; serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; publicação eletrónica online de informação sobre uma ampla variedade de temas; educação, ensino e formação; formação prática (demonstração); publicação de livros eletrónicos e publicações periódicas na internet; organização e realização de conferências, convenções, exposições, cursos, dissertações, seminários e workshops de formação; disponibilização de serviços tutoriais online”, foi objeto de reclamação por parte da ora Apelada, com fundamento na existência de imitação da sua marca nacional nº 418208 “...R”, correndo, ainda, o respetivo processo administrativo, os seus termos.
6-Tem, pois, a Apelante, toda a legitimidade e interesse direto na remoção do obstáculo ao seu registo, tanto mais quanto, a marca obstativa não está, de facto e de direito, a ser objeto de uso sério, pelo menos nos cinco anos consecutivos, anteriores ao pedido de caducidade.
7-Com efeito, a Apelante que é titular, desde 2008, da firma que corresponde à sua denominação social ... VALORES, Agência de Valores, S.A., ao nome de domínio www.....com, à marca espanhola nº 2863413 e ao pedido de marca nacional nº 530430 ... (fig.), e que por força das circunstâncias é conhecedora do mercado de valores mobiliários, com base em indícios do não uso da marca ...R, requereu junto do INPI, a sua caducidade.
8-Notificada a ora Apelada, apresentou a sua defesa, fazendo prova do uso consecutivo por 5 anos, por meio de 9 (nove) documentos.
9-Acresce que, dois deles tão pouco estão datados.
10-Entendeu o douto Tribunal a quo confirmar a decisão do INPI, na medida em que julgou e decidiu serem aquelas, prova bastante do uso sério da marca, pelo que se manteve o despacho que indeferiu o pedido de caducidade apresentado pela Apelante.
11-Não deveria, no entanto, ter sido considerado e julgado como usada, uma vez que, em relação a estes, não foi feita a prova exigida por lei – do uso sério e não simbólico -, sendo certo que é ao titular da marca que cabe fazê-la.
12-Deveria, assim, ter sido julgado em conformidade, revogando o despacho do INPI e declarando-se a caducidade da marca, pois não foi produzida prova de uso por 5 anos consecutivos.
13-A prova produzida, para além de dever refletir um número expressivo da sua utilização, o que é fazível atendendo aos registos informáticos de acesso por parte dos utilizadores/clientes, deveria conter o volume anual de adesão ao serviço, publicidade, ou seja, elementos que permitissem aquilatar do uso sério da marca.
14-Ora as provas apresentadas, não sustentam o uso da marca nos últimos 5 anos consecutivos, tal como o determina a lei, pois dela resulta que apenas existe na página web uma mera menção à existência do serviço. Nada mais.
15-Na verdade, o uso sério não pode resumir-se a umas singelas referências à marca - trata-se de uma entidade bancária- e tão pouco serve refugiar-se no sigilo bancário, pois indicar o número de visualizações e de utilização, não viola, seguramente, o mesmo e nem se prestou a indicar, documentadamente, é claro, os meios utilizados (para além da referência na sua página web) nem o montante investido em publicidade, com a marca ...R.
16-Com o devido respeito, o douto Tribunal a quo, quanto mais não seja, atendendo à dimensão comercial da Apelada e ao mercado relevante, que é vastíssimo, não deveria ter considerado uso sério, o uso interno, por parte dos funcionários da entidade bancária e o uso dos que já são clientes aderentes ao serviço, nem desvalorizado o facto de, a maioria das vezes, a marca não ser usada tal como foi registada – ...R - mas antes como palavras separadas, indicando a atividade - ACTIVO TRADER-.
17-Por isso, com o devido respeito, consideramos que não fez uma avaliação correta das provas apresentadas pela Apelada, e contrariou a lei ao aceitá-las como provas de uso sério.
18-No caso em apreço, não foi feita a prova do uso sério da marca - que é comercial -, pelo que deveria o douto tribunal a quo ter revogado o despacho do INPI, nos precisos termos do artº 269 do CPI, uma vez que o titular da marca nacional nº 418208 “...R”, não fez, objetivamente, prova do seu uso, muito menos uso sério, 19-Acresce que, nos documentos juntos, ...R não aparece sempre tal como foi registada, pois umas vezes aparece escrita por justaposição e outras por palavras separadas ACTIVO TRADER, com figura, conforme documentos juntos aos autos, fundamento de caducidade da marca, conforme expressamente refere a lei.
20-Ainda, uma vez que a marca aparece associada a várias entidades/ marcas bancárias, como por exemplo, constata a Apelante que não existe qualquer averbamento de licença ou autorização de uso pela entidade bancária Millenium BCP., formalidade exigida pela lei, tendo em vista terceiros.
21-A licença/autorização não é, pois, eficaz relativamente a terceiros, neste caso em relação à Apelante, facto desvalorizado pelo Tribunal a quo.
22-Ora, como se vem demonstrando, não só a qualidade das provas é deficitária como se disse, algumas não estão sequer datadas, sendo que a Apelante tem conhecimento que em Agosto, Setembro e Outubro de 2014, não existiam na Página web da Apelada – mas também o número de provas apresentado é claramente insuficiente, não sendo, de todo, adequadas a sustentar o uso consecutivo da marca nos últimos 5 anos, tal como o determina a lei.
23-A sentença não deveria ter mantido o despacho do INPI, por ser contrário à lei.
24-Não sendo revogada a sentença recorrida, que indeferiu o pedido de revogação da decisão do INPI, e não sendo declarada a caducidade da marca nacional nº 418208 “...R” estaria criada, de facto, uma situação contrária à lei, tanto mais quanto, ficou sobejamente provado que esta marca não foi objeto de uso sério, nos termos legais.
Preceitos violados: artº1º; art. 261, 268; 269 e 270, todos do CPI.» Contra-alegou a apelada propugnando pela improcedência da apelação.
Mais requereu a apelada a ampliação do recurso, requerendo a reapreciação do facto provado sob 14, o qual deverá ser dado como não provado, bem como o aditamento de um facto como provado.
QUESTÕES A DECIDIR.
Nos termos dos Artigos 635º, nº4 e 639º, nº1, do Código de Processo Civil, as conclusões delimitam a esfera de atuação do tribunal ad quem, exercendo uma função semelhante à do pedido na petição inicial.
[1] Esta limitação objetiva da atuação do Tribunal da Relação não ocorre em sede da qualificação jurídica dos factos ou relativamente a questões de conhecimento oficioso, desde que o processo contenha os elementos suficientes a tal conhecimento (cf. Artigo 5º, nº3, do Código de Processo Civil). Também não pode este Tribunal conhecer de questões novas que não tenham sido anteriormente apreciadas porquanto, por natureza, os recursos destinam-se apenas a reapreciar decisões proferidas.
[2] Nestes termos, as questões a decidir são as seguintes: i.Admissibilidade da junção de documentos pela apelante; ii.Reapreciação da matéria de facto (facto provado sob 14) e aditamento de um facto; iii.Saber se está demonstrado um uso sério da marca por parte da apelada; iv.Saber se a marca foi usada com alterações de molde a constituir fundamento de caducidade.
Corridos que se mostram os vistos, cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO.
A sentença sob recurso considerou como provada a seguinte factualidade: «1.
-O registo da marca nacional n.º 418208 (sinal verbal) ...R foi concedido à recorrida BANCO (PORTUGAL), S.A., em 03-10-2007, e destina-se a assinalar “serviços de telecomunicações, incluindo comunicações via internet; telecomunicações em negócios financeiros; transmissão de mensagens e dados on-line e via internet...
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