Acórdão nº 267/2001.E2.S2 de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal), 24 de Novembro de 2016
| Magistrado Responsável | FERNANDA ISABEL PEREIRA |
| Data da Resolução | 24 de Novembro de 2016 |
| Emissor | Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) |
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça: 1. Relatório: AA instaurou, em 18.05.2001, acção declarativa ordinária, contra Hidra - Indústria de …, S.A., pedindo que: a) fosse anulada a firma ou denominação social da sociedade ré, nos termos e para os efeitos do art. 5°, nº 3 do CPI, e cancelado o respectivo registo na competente Conservatória do Registo Comercial, com todas as consequências legais; b) fosse declarada a ilicitude do uso da expressão “Hidra” por parte da sociedade ré; c) fosse condenada a sociedade ré a abster-se de usar a expressão “Hidra” ou qualquer outra com esta confundível, sob toda e qualquer forma, na sua actividade comercial; d) fosse anulado o registo das marcas nacionais nº 280.964 e nº 280.965, por violação dos artigos 33º, nº 1, al. b), 189º, nº 1. al. m) e 193º, todos do Código da Propriedade Industrial; e) e fosse anulado o registo da insígnia de estabelecimento nº 9492, por violação dos artigos 33º, nº 1, al. b) e 231º, nº 1, al. f), todos do Código da Propriedade Industrial.
Alegou, para tanto e em resumo, o seguinte: A autora é uma empresa alemã que se dedica ao fabrico e comercialização de tubos de metal e de outros adequados à substituição de metal, sendo titular em Portugal do registo: - da marca internacional nº2R 224 148 “HYDRA”, concedida por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 04.08.1960, destinada a assinalar produtos incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice, aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31/05, nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”; - da marca internacional nº R 344 963 “HYDRA”, concedida por despacho do INPI de 15.11.1969, que se destina a assinalar diversos produtos incluídos nas classes 6ª e 17ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente “tubos e tubagens flexíveis”; - da marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, concedida por despacho do INPI de 19/09/1973, que se destina a assinalar diversos produtos incluídos nas classes 6ª, 11ª, 17ª e 19ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente, “tubos e tubagens flexíveis”.
Tais marcas caracterizam-se pelo sinal exclusivamente nominativo “HYDRA”, que distingue os respectivos produtos.
Em 21.05.1991, foi requerido o registo de constituição da sociedade ré, que adoptou a denominação social de “Hidra - Indústria de …, Lda”, tendo sido requerido, em 09.01.2001, registo da sua transformação em sociedade anónima, passando a sua denominação social a “HIDRA - Indústria de …, S.A.” De acordo com o seu pacto social, esta sociedade tem por objecto social “a fabricação de acessórios de plástico para a construção”, tendo sede social em ..., concelho de Azambuja, e podendo a administração “criar estabelecimentos, sucursais, delegações ou quaisquer formas de representação social, bem como deslocar a sede social”.
A sociedade ré, em 04.03.1992, havia requerido a protecção da marca nacional nº 280.964 “HIDRA”, concedida por despacho do INPI de 29.10.1993, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 17ª da Classificação Internacional de Nice: “ tubos flexíveis não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)” e da marca nacional nº 280.965 “HIDRA”, também concedida por despacho do INPI de 29.10.1993, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 19ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos rígidos não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes) ”.
A ré requereu ainda na mesma data o registo de insígnia n° 9492 “HIDRA”, concedido por despacho do INPI de 04.11.1993.
A designação da denominação social da ré e das marcas e sigla por esta registadas, violam gravemente os direitos da autora, decorrentes dos seus registos internacionais. A ré contestou por impugnação e por excepção, invocando a prescrição do direito da autora, a inexistência do direito de anulação do registo da marcas nacionais nº 280.964 e nº 280.965, a caducidade derivada da falta de renovação da concessão dos registos, a caducidade do direito da autora, pelo decurso do prazo de 5 anos, a contar do conhecimento dos factos pela autora, nos termos do art. 215º do Código da Propriedade Industrial, a existência de consentimento da autora e, bem assim, o não uso da marca por parte da autora.
Replicou a autora, pugnando pela improcedência das excepções invocadas.
No despacho saneador relegou-se para a decisão final o conhecimento das excepções.
O Tribunal de 1ª instância proferiu sentença, julgando a acção procedente e, em consequência, decidiu: a) - a anulação do registo da firma “Hidra - Indústria de …, S.A”, da ré, com o consequente cancelamento desse registo no Registo Nacional de Pessoas Colectivas e no Registo Comercial; b) - a anulação dos registos das marcas nº 280.964 “Hidra” e nº 280.965 “'Hidra”, ambas da ré; c) - a anulação do registo da insígnia n° 9492 “Hidra” da ré; d) – e condenou a ré a abster-se de usar, sob toda e qualquer forma, no exercício da sua actividade, o sinal “Hidra”.
Inconformada, apelou a ré.
O Tribunal da Relação de Évora, por acórdão de 9 de Outubro de 2014, julgou a apelação procedente, revogou a sentença recorrida e, com base na invocada excepção peremptória da caducidade do direito da autora, que julgou verificada, absolveu a ré dos pedidos contra si deduzidos.
A autora recorreu de revista para este Supremo Tribunal. Foi proferido acórdão, em 15 de Abril de 2015, que, concedendo parcialmente a revista, revogou o acórdão recorrido na parte em que julgou verificada a excepção da caducidade do direito da autora e ordenou que o Tribunal da Relação conhecesse das demais questões cujo conhecimento se havia considerado prejudicado.
Proferiu, de novo, o Tribunal da Relação acórdão, em 10 de Março de 2016, julgando a apelação improcedente e confirmando a sentença da 1ª instância.
Recorre, agora, a ré de revista.
Na respectiva alegação aduziu a seguinte síntese conclusiva: «A. O presente recurso é interposto do acórdão do Tribunal da Relação de Évora, que julgou improcedente a apelação da ré recorrente e confirmou a sentença recorrida nos segmentos apreciados da caducidade das marcas da autora, resultante da falta de renovação e do não uso e da inexistência de confusão entre produtos e designações.
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Não se resigna a recorrente quanto às questões ora decididas, que reputa violadoras da lei, por erro de interpretação e aplicação, para além de não terem acolhimento na factualidade definitivamente assente na 1ª Instância - Deste modo; C. É sabido que o titular da marca tem não só o direito de a usar mas também o dever de a usar, sob pena de violação do princípio geral da lealdade de concorrência e por isso, o CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto, previa, no n.° 3 do art.° 124.°, que o registo da marca caducava "se a marca não for usada durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificada.". O Dec.-Lei n.° 176/80, de 30.5 introduziu depois alterações ao nível da caducidade das marcas.
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A razão de ser de tais alterações consta no preâmbulo do diploma, que se transcreve: "A efectivação da caducidade por falta de uso da marca é uma exigência de todas as legislações, incluindo a portuguesa, mas que tem sido entre nós inoperante e que manifestamente convém tornar eficaz. Assim, será possível considerar caducos muitos registos de marcas que nos chegam do estrangeiro, que não têm sido aplicados em Portugal e que, por isso mesmo, constituem, sem qualquer utilidade prática, um impedimento para novos registos." E. A obrigatoriedade do uso da marca foi igualmente consagrada de forma expressa, ao nível comunitário, na Directiva do Conselho, de 21.12.1988 (89/104/CEE), que visou a harmonização das legislações do Estados-membros em matéria de marcas e assim, no artigo 10.° n.° 1 determinou-se que "se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo do registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.".
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O Código de Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, integrou no seu seio normas destinadas a cumprir a aludida Directiva (cfr. art.°216.°) e também o actual CPI tem em conta o aludido instrumento comunitário.
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Veja-se o n.° 1 do art.° 269.° que estipula-se que "a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.° 4 e no artigo 268.°", enquanto que o n.° 4 do art.° 269.° estabelece que "o registo não caduca se, antes de requerida a declaração de caducidade, já tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca, sem prejuízo do que se dispõe no n.° 4 do artigo anterior." H. Nos termos do n.° 1 do art.° 256.° do CPI, "de cinco em cinco anos, a contar da data do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas à renovação, deve ser apresentada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma declaração de intenção de uso da marca.".
I. A falta da referida declaração terá como efeito que a marca não será oponível a terceiro, No CPI de 1995 a obrigação de declaração de intenção de uso foi prevista em termos idênticos aos que passaram para o actual Código (art.° 195.° do CPI de 1995), com a diferença de que no CPI de 1995 manteve-se a expressa menção, herdada do Dec.-Lei n.° 176/80, de que sem a falta de declaração de intenção de uso presumir-se-ia que esta não estava a ser usada, certo, sendo, ser precisamente este o diploma legal à luz do qual, deverá ser regido o caso vertente - Ora a grande verdade; J. É que à data da instauração da acção, a autora não tinha, manifestamente, sequer renovado, por uma única vez as marcas 344.963 e 390.799 fo que só...
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